Прекращение охраны товарного знака

Зарегистрировав товарный знак, правообладатель обязан его использовать для индивидуализации своих товаров (работ или услуг). В ином случае правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно, а права на него переданы другому, более заинтересованному в его использовании лицу. О том, каким образом компания может добиться досрочного прекращения правовой охраны чужого товарного знака, в каких случаях суд признает истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и на какие обстоятельства следует обратить внимание, приобретая права на товарный знак, читайте в материале.

По данным Роспатента, еще в 2011 г. было зарегистрировано 35 954 товарных знака, а в 2014-м — 42 298; 2015-м — 43 042; 2016-м — 55 1911. Большинство товарных знаков регистрируются сразу в отношении нескольких классов товаров, в том числе и тех, производство которых предприниматель фактически не осуществляет.

Наблюдается следующая ситуация. Большинство привлекательных обозначений (главным образом, словесных) «закреплены» за конкретными правообладателями. Новым участникам рынка достаточно сложно придумать обозначения, не сходные с ранее зарегистрированными товарными знаками. При этом многие зарегистрированные обозначения не используются вовсе либо используются в отношении далеко не всех товаров, которые указаны в свидетельстве на товарный знак. Закономерно, что Судом по интеллектуальным правам ежегодно рассматривается значительное число споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования: в 2014 г. — 435; 2015-м — 440; 2016-м (1-е полугодие) — 2012.

Содержание

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака: почему это возможно?

Как следует из ст. 1486 ГК РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Правовой режим товарных знаков существенным образом отличается от режима объектов патентного и авторского права. Последние представляют собой результаты творческого труда, вклад в научно-техническое, культурное развитие общества. При этом с экономической точки зрения они являются так называемыми общественными (публичными) благами — объектами, использование которых одним субъектом не исключает возможности их использования, получения экономических и иных выгод иными субъектами. Вне зависимости от факта последующего использования таких объектов правообладателем был создан общественно-полезный продукт, что заслуживает «вознаграждения» со стороны государства — предоставления ему исключительного права. Последнее, кроме того, выступает значимым стимулом для вложения субъектом средств в коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности и новые разработки. Если субъект не использует созданную им разработку в соответствии с обозначенным функциональным назначением и при этом страдают общественные интересы (что характерно для сферы патентных правоотношений), возможно расширение круга субъектов-пользователей посредством выдачи принудительной лицензии. В лишении патентообладателя исключительного права в таком случае нет необходимости.

Иным образом дела обстоят с товарными знаками. С одной стороны, в отличие от объектов патентного и авторского права, исключено их эффективное независимое использование несколькими лицами. При столкновении интересов двух лиц в использовании товарного знака суд должен предпочесть кого-то одного. Если при этом возникает недостаточное с позиции общественного интереса использование, он не может его дополнить, предоставив некие права на объект другому лицу наряду с исключительным правом основного правообладателя. Необходимо либо смириться с подобной недостаточностью, либо лишить правообладателя его права, предоставив возможность использования товарного знака иному лицу.

Исключительные права на товарные знаки служат прежде всего целям не стимулирования инновационной деятельности, вознаграждения автора за его вклад в научно-технологический, культурный прогресс, а четкой идентификации производителя товара (услуги). Как следствие, они способствуют поддержанию конкуренции и производству высококачественных товаров и услуг3. Маркировка товаров, с одной стороны, предоставляет потребителям возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны4. С другой — препятствует бизнесу тех субъектов, которые стремятся заработать на неспособности потребителей определить и оценить качество товара5.

Таким образом, если в случае с объектами патентного права основная общественная полезность создается на стадии, предшествующей получению патента, то в случае с товарными знаками — после. Единственным вариантом, при котором товарные знаки будут иметь значение с позиции правовой политики, является ситуация их использования. Все вышеобозначенные функции товарных знаков могут быть реализованы только при их активном применении в коммерческой деятельности.

Механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в соответствии со ст. 1486 ГК РФ основывается на взвешивании интересов заявителя и действующего правообладателя и установлении того субъекта, который вероятнее всего будет использовать товарный знак в соответствии с его институциональным назначением.

Что касается общественного интереса, то факт неиспользования товарного знака для индивидуализации товаров (услуг) (в отличие от ситуации с патентоохраняемыми объектами) как такового вреда им не причиняет. Другое дело, что в таком случае не достигается и общественная выгода (повышение качества товара, к примеру), которая должна иметь место при использовании товарных знаков. Установленный трехлетний период неиспользования является объективным индикатором того, что интерес истца в соответствующем споре перевешивает интерес ответчика.

Каким образом истец в деле о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака доказывает свою заинтересованность?

В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ заявитель должен доказать свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. В чем она должна проявляется, законодатель не раскрыл. Обратимся за ответом к судебной практике.

Как отметил ВС РФ в Определении от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765, для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании п. 1 ст. 1486 ГК РФ, необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

В судебной практике было сформировано два критерия, указывающих на наличие у субъекта подобной заинтересованности (п. 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015), постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 по делу № А40-77602/09-15-252, решение СИП РФ от 13.07.2016 по делу № СИП-272/2016):

  • заявитель производит и (или) вводит в оборот товары (услуги), однородные с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

  • имеет реальное намерение использовать спорный товарный знак, которое может быть выражено, в частности, в подаче в Роспатент заявки на регистрацию сходного товарного знака.

Эти критерии должны присутствовать в совокупности.

Если заинтересованность заявителя не была доказана, суд отказывает в удовлетворении его требования, даже если ответчик действительно долгое время не использовал товарный знак.

Судебная практика последовательно исходит из того, что заинтересованность лица в использовании обозначения должна быть на момент подачи иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Вместе с тем в обоснование заинтересованности могут быть представлены также и доказательства, возникшие после подачи иска, если они находятся во взаимосвязи с ранее представленными доказательствами (постановление Президиума СИП РФ от 07.08.2015 по делу № СИП-120/2014).

Одних подготовительных действий к производству соответствующих товаров для успешного оспаривания правовой охраны чужого товарного знака будет недостаточно. Заявитель в любом случае должен представить суду доказательства реальной деятельности по производству и (или) введению в оборот соответствующих товаров. Выписка из ЕГРЮЛ с указанием вида деятельности, предварительные договоры на поставку товаров, документы на закупку техники и материалов для производства товаров не являются достаточными доказательствами. Действия заявителя в таком случае могут быть квалифицированы в качестве злоупотребления правом: создание видимости заинтересованности (решение СИП РФ от 24.09.2014 по делу № СИП-457/2014).

При этом нужно учитывать, что заинтересованным лицом выступает не только производитель товаров (работ, услуг), но и другое лицо, участвующее в деятельности (например, продавец или импортер), связанной с реализацией продукции под обозначениями, сходными с товарным знаком ответчика (постановление Президиума СИП РФ от 28.07.2017 по делу № СИП-120/2017).

При оценке заинтересованности истца учитывается в том числе и деятельность аффилированного с ним лица, например, производство таким лицом под контролем истца продукции, однородной товарам, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака. Так, СИП РФ удовлетворил иск фабрики о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Царь», зарегистрированного в отношении товаров 29-го класса МКТУ «мясо; рыба; птица и дичь; овощи консервированные». В качестве доказательства своей заинтересованности фабрика представила доказательства осуществления ей в отношении товаров 29-го класса МКТУ через общество «Русская провинция» — аффилированное лицо (постановление Президиума СИП РФ от 04.08.2017 по делу № СИП-9/2017).

Наличие между сторонами спора о нарушении исключительного права, свидетельствует не только о намерении использования истцом, но и о фактическом использовании им товарного знака в своей деятельности. Если ответчик в деле о нарушении исключительного права инициирует процесс о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, то в этом деле суд признает его заинтересованным лицом (постановление Президиума СИП РФ от 17.03.2016 № С01-35/2016 по делу № СИП-428/2015).

Каким образом ответчик может доказать, что использовал товарный знак?

Для целей ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака понимается достаточно узко: исключительно как действия, которые связаны с непосредственным введением в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком или товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность.

Таким образом, сам по себе факт производства или импорт маркированных товарным знаком товаров не является доказательством их использования. Одного намерения использовать товарный знак тем более недостаточно для сохранения правовой охраны. На практике правообладатели зачастую пытаются убедить суд в наличии у них реального намерения использовать товарный знак. Подобная оборонительная стратегия закономерно заканчивается проигрышем. Так, в одном из дел ответчик представил в качестве доказательств использования спорного товарного знака договор простого товарищества, в соответствии с которым стороны обязались совместно действовать в целях производства и реализации алкогольной продукции под спорным товарным знаком, и этикетки для бутылок, на которых размещался товарный знак. Как отметил СИП РФ, такие доказательства свидетельствовали лишь о намерении осуществления ответчиком совместной деятельности. Иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака был удовлетворен (решение СИП РФ от 22.04.2014 по делу № СИП-81/2014).

Необязательно, чтобы товарный знак использовал сам правообладатель. Ответчик может представить доказательства использования его товарного знака по лицензионному договору, договору коммерческой концессии, а также под его фактическим контролем.

Здесь, однако, важно обратить внимание на то, что самого по себе предоставления лицензионного договора явно недостаточно для того, чтобы отбить претензии заинтересованного лица. Важно доказать фактическое использование лицензиатом товарного знака при введении товаров (оказании услуг) в оборот.

Использование товарного знака лицом под контролем правообладателя — это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора, но по воле правообладателя. В данном случае также должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, согласованные действия правообладателя и третьего лица, использующего товарный знак, по поддержанию качества товаров (услуг) (решение СИП РФ от 11.04.2017 по делу № СИП-407/2016).

Можно выделить в том числе следующие случаи использования товарного знака под контролем правообладателя:

  • изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика по договору подряда или возмездного оказания услуг и (или) распространение такого товара (постановление Президиума СИП РФ от 02.10.2014 по делу № СИП-198/2014);

  • при наличии между правообладателем и лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия (постановления Президиума СИП РФ от 02.04.2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 по делу № СИП-305/2014);

  • в случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации, если правообладатель при внесении товарного знака в таможенный реестр указал использующее товарный знак лицо в качестве уполномоченного импортера (постановление Президиума СИП РФ от 27.06.2014 по делу № СИП-193/2013).

Удовлетворит ли суд иск о досрочном прекращении товарного знака к новому приобретателю прав при условии, что прежний правообладатель не использовал товарный знак в течение трех лет?

Суды исходят из того, что смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака не отменяет исчисление трехлетнего срока неиспользования и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использовать это средство индивидуализации по причинам, не зависящим от правообладателя. Приобретение исключительного права на товарный знак, который правообладатель фактически не использовал в гражданском обороте, является риском его приобретателя. Если новый приобретатель не успел начать использование товарного знака, суд удовлетворяет иск о прекращении правовой охраны такого знака (решение СИП РФ от 07.08.2017 по делу № СИП-132/201, постановление Президиума СИП от 04.06.2014 по делу № СИП-70/2013).

Подобное решение не во всех случаях будет справедливым. Представим: новый правообладатель выплатил определенную сумму за отчуждение ему исключительного права, вложил средства в маркетинговую кампанию. В отличие от своего предшественника он действительно собирается использовать товарный знак. Между тем появляется некое третье лицо и «отбирает» у него товарный знак. Оснований для привлечения отчуждателя права нет, — он выполнил обязательство по договору об отчуждении исключительного права.

Радикальное решение рассматриваемой проблемы — установление правила о том, что передача исключительного права новому правообладателю прерывает течение трехлетнего срока, — нельзя признать удачным. В таком случае возможны злоупотребления уже с позиции правообладателей. Осознавая, что трехлетний срок истекает и при этом в товарном знаке заинтересованы иные лица, первоначальный правообладатель будет передавать права своим аффилированным лицам.

Наиболее целесообразным представляется следующий алгоритм рассмотрения обозначенного правового конфликта:

  • оценка общего периода неиспользования товарного знака как первым, так и последующим правообладателями;

  • анализ и учет намерения нового правообладателя продолжить использование товарного знака. Если подобное намерение было актуализировано до подачи иска и выражалось в действиях правообладателя, направленных на подготовку к выпуску в хозяйственный оборот маркируемых товарным знаком товаров, в требовании о прекращении правовой охраны товарного знака может быть отказано.

Однако до сих пор суд занимает категоричную позицию — намерение использовать товарный знак со стороны нового правообладателя учитываться не должно. В связи с этим рекомендуем компаниям, прежде чем приобретать товарный знак, провести его полную проверку. Необходимо выяснить, не ведутся ли в отношении товарного знака судебные споры по поводу действительности его правовой охраны, прекращения охраны в связи с неиспользованием. Кроме того, необходимо обратить внимание на факт использования товарного знака первоначальным правообладателем. Важно выяснить, не предшествовало ли решению правообладателя продать товарный знак трехлетнее неиспользование обозначения. Если такой факт имел место, стоит предусмотреть в договоре обязательство отчуждателя прав на товарный знак возместить потери нового правообладателя, связанные с оспариванием третьим лицом правовой охраны товарного знака.

Какие обстоятельства неиспользования товарного знака признаются независящими от правообладателя?

Если правообладатель действительно не использовал товарный знак, то у него все равно есть определенные варианты для маневров. Прежде всего он может попытаться доказать, что товарный знак не использовался по не зависящим от него причинам. Если ему это удастся — суд откажет в удовлетворении иска о прекращении правовой охраны.

В российской правовой системе к обстоятельствам, исключающим прекращение правовой охраны товарного знака, относится прежде всего банкротство правообладателя (постановление СИП РФ от 27.03.2014 по делу № СИП-38/2013). Уважительными причинами неиспользования могут также считаться административные барьеры на пути регистрации соответствующего товара (для фарм-продукции) (решение СИП РФ от 04.02.2014 по делу № СИП-212/2013).

Прекратит ли суд правовую охрану товарного знака, если потребитель все еще ассоциирует его с конкретным производителем?

Как отметил Президиум СИП РФ в постановлении от 22.05.2017 по делу № СИП-204/2016, целью досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования является обеспечение возможности их регистрации и использования заинтересованным лицом, а не устранение конкурентов посредством лишения охраны их товарных знаков. Вместе с тем такая цель может быть достигнута только в случае, если потребитель более не ассоциирует товары (услуги) конкретного лица с конкретным товарным знаком.

Правообладатель может отбиться от иска о прекращении правовой охраны товарного знака, указав на наличие в действиях истца злоупотребления правом.

Интерес в данном аспекте представляет спор в отношении товарного знака Henessy. Общество обратилось в СИП РФ с иском к компании «СОСЬЕТЕ ЖАС ХЕНЕССИ и Ко» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Henessy в отношении товаров третьего класса МКТУ (парфюмерия). Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении данного требования на основании ст. 10 ГК РФ, отметив, что выпуск истцом парфюмерной продукции с использованием обозначения HENNESSY (в отношении парфюмерной продукции) свидетельствует о намерении ввести потребителей в заблуждение, направлен на создание в глазах потребителей восприятия истца и ответчика как единого производителя различного рода продукции под товарным знаком HENNESSY.

В другом деле СИП РФ отказал в иске о досрочном прекращении правовой охраны серии товарных знаков «Коровка» (конфеты) в отношении ряда товаров в связи с неиспользованием. При этом он отметил, что оспариваемые товарные знаки приобрели широкую известность и в поведении истца усматриваются недобросовестность и намерение паразитировать на широко известном товарном знаке.

Подобный подход следует признать оправданным. Товарный знак может не осуществлять индивидуализирующей функции в отношении конкретной группы товаров. Однако в силу его широкой известности он превратился в символ гудвилл, который, в свою очередь, не привязан к конкретным товарам (услугам). На любые продукты, выпускаемые под таким брендом, в той или иной мере распространится имидж бренда. Заявитель в таком случае получит несправедливые преимущества.

В то же время практике известны примеры, когда заявителю не удавалось оспорить правовую охрану известного бренда. Так, в постановлении по делу от 21.10.2015 № СИП-883/2014 суд заключил, что нет оснований считать действия истца, требующего досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Dr Pepper в отношении ряда классов товаров, злоупотреблением правом.

Новая редакция Ст. 1486 ГК РФ

1. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее — предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

2. Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

3. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

4. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Комментарий к Статье 1486 ГК РФ

1. Гражданский кодекс существенным образом меняет режим использования товарных знаков. Если в соответствии с Законом РФ «О товарных знаках…» (ст. 22) использованием признавалось применение товарного знака лишь на товаре или упаковке, а в иных случаях (в документации, рекламе, на выставках и т.д.) только при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товаре или упаковке, то теперь применением является любое использование товарного знака для индивидуализации товаров, связанное с введением их в гражданский оборот. Тем самым признано, что свою индивидуализирующую функцию товарный знак способен выполнять самыми различными способами, выходящими за пределы использования товарного знака собственно на товаре.

В случае неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет после его государственной регистрации могут наступить неблагоприятные последствия для правообладателя, выражающиеся в возможности досрочного прекращения правовой охраны, товарного знака по решению палаты по патентным спорам, если от заинтересованного лица поступит соответствующее заявление.

Наука.

С применением данного правила связана проблема достаточности объема использования товарного знака. Так, возможна ситуация, при которой правообладатель в течение трех лет использовал товарный знак считанное количество раз. В литературе отмечается, что использование может быть признано достаточным в случае применения товарного знака на ограниченном числе изделий, если товарным знаком обозначаются какие-либо уникальные приборы, изделия, пользующиеся ограниченным спросом. Наоборот, если товарный знак предназначается для маркировки серийных партий изделий, а применяется лишь на единичных опытных образцах, его использование может быть квалифицировано как недостаточное (А.П. Рабец). От себя отметим, что ГК формально придает значение именно самому факту использования (неиспользования) товарного знака, не указывая при этом на какой-либо «минимальный» объем такого использования.

2. Ведя речь о правовом режиме использования товарного знака, Кодекс в п. 3 ст. 1484 одновременно устанавливает условия, при которых использование товарного знака третьими лицами запрещено (признаки противоправного поведения). Таких условий три:

— сходство используемого третьим лицом обозначения с товарным знаком правообладателя;

— использование обозначения в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров;

— вероятность возникновения смешения в результате такого использования.

Необходимо обратить внимание, что нарушением прав владельца товарного знака при прочих условиях является использование обозначения не только в отношении товаров, указанных в свидетельстве, но и однородных им, что, по сути, выводит объем правовой охраны товарного знака за пределы перечня товаров, указанных в свидетельстве (см. п. 2 ст. 1481 ГК РФ). Гражданским кодексом не определено понятие однородности товаров.

Наука.

В специальной литературе под однородными понимаются товары одного и того же рода (вида), которые при маркировке тождественными или сходными знаками могут вызывать у потребителя представление о принадлежности их к одному производителю. Например, товары 29-го и 30-го классов МКТУ, охватывающие продукты питания, признаются однородными товарами 32 класса (безалкогольные напитки, пиво), а последние товарами 33-го класса (алкогольные напитки).

Примечательно, что последнее из названных выше условий устанавливается не в результате формального сопоставления товарного знака правообладателя и используемого третьим лицом обозначения (таким путем устанавливается именно сходство, т.е. наличие первого условия), а через анализ обстоятельств использования товарного знака, характера восприятия данных обозначений. Этим данное условие существенно отличается от действовавшего Закона РФ «О товарных знаках…», по которому устанавливалось «сходство до степени смешения» (п. 2 ст. 4), т.е. наличие смешения квалифицировалось как результат значительного сходства.

Судебная практика.

Исключительное право на товарный знак распространяется только в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак. Не является нарушением использование ответчиком товарного знака на товарах, не указанных в свидетельстве, даже если они входят в ту же группу Международной классификации товаров и услуг, по которой зарегистрирован товарный знак правообладателя (в рассматриваемом деле свидетельство на товарный знак было выдано на часть товаров одного класса МКТУ) (пункт 2 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, утв. информационным письмом ВАС РФ от 29.07.1997 N 19).

Предложение к продаже является элементом введения товара в оборот, поэтому представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака. В этой связи ссылка ответчика на то, что он не является производителем товара, а только занимается его реализацией, признана необоснованной (пункт 4 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, утв. информационным письмом ВАС РФ от 29.07.1997 N 19).

Хранение продукции с товарным знаком, используемым без разрешения правообладателя, признается нарушением прав на товарный знак, если хранение осуществляется с целью введения такой продукции в оборот (пункт 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, утв. информационным письмом ВАС РФ от 29.07.1997 N 19).

Несанкционированное использование охраняемого элемента товарного знака без элемента, не подлежащего правовой охране, является нарушением прав на товарный знак (пункт 6 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, утв. информационным письмом ВАС РФ от 29.07.1997 N 19).

Другой комментарий к Ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Обладание исключительным правом на товарный знак не только наделяет правообладателя определенными правомочиями (см. комментарий к ст. 1484), но и налагает на него обязанности, в частности обязанность использовать принадлежащий ему товарный знак. Таким образом, Гражданским кодексом провозглашается принцип обязательного использования зарегистрированного товарного знака как условия сохранения права на него. Требование об обязательном использовании товарного знака является вполне обоснованным и призвано обеспечивать и интенсивное, и неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Данное установление ГК способствует также «очищению» реестра от «мертвых» знаков, которые не используются правообладателями для маркировки производимых товаров, и снятия препятствий для производителей, готовых производить и реализовывать товары под сходными товарными знаками.

Данная норма может в ряде случаев способствовать борьбе с «пиратами» — лицами, регистрирующими на свое имя товарные знаки и тем самым перекрывающими возможность выхода на рынок реальным (фактическим) производителям товаров, в т.ч. зарубежным.

2. Прекращение правовой охраны товарного знака по основанию, указанному в п. 1 комментируемой статьи, производится не по инициативе федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в функции которого проверка использования товарного знака не входит. Для начала процесса досрочного прекращения регистрации необходимо, чтобы в палату по патентным спорам было подано соответствующее заявление.

3. В ранее действовавшем Законе о товарных знаках в качестве субъекта отношений, связанных с досрочным прекращением регистрации, называлось «любое лицо»; в Гражданском кодексе речь идет о «заинтересованном лице». То есть можно сделать вывод, что от лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, требуются доказательства его заинтересованности.

Необходимо также обратить внимание на то, что комментируемая статья предусматривает возможность прекращения правовой охраны товарного знака в отношении как всех товаров, для которых он зарегистрирован, так и их части. Иными словами, если товарный знак реально, а не номинально используется правообладателем в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован, и правообладатель может доказать такое использование, регистрация товарного знака будет прекращена только в отношении тех товаров, для маркировки которых использование не осуществляется. Комментируемое положение дает, таким образом, возможность лицу, подающему заявление в палату по патентным спорам, ограничить свои требования о прекращении правовой охраны товарного знака только теми товарами, которые его интересуют.

Следует иметь в виду, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано в палату не ранее чем через 3 года после регистрации товарного знака в Государственном реестре. То есть законодатель, следуя положениям ст. 5C (1) Парижской конвенции, предоставляет владельцу товарного знака т.н. льготный срок для налаживания производства, проведения рекламных кампаний, маркировки товара и т.д.

4. Предусматривая возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, Гражданский кодекс в п. 2 ст. 1486 раскрывает те действия, которые признаются использованием товарного знака. Это, в частности, его размещение на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые тем или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг, на деловой документации и т.д., при этом использованием товарного знака не признаются указанные в п. 2 действия, которые не связаны непосредственно с введением товаров в гражданский оборот. Таким образом, например, использование товарного знака только в сети Интернет не будет являться использованием товарного знака при разрешении вопроса о прекращении его правовой охраны.

5. Следуя положениям п. (2) ст. 5C Парижской конвенции, Гражданский кодекс признает использованием товарного знака его использование в несколько измененном виде, т.е. с изменением отдельных элементов, не влияющих на различительную способность знака и не ограничивающих его правовую охрану. Такими изменениями, в частности, могут признаваться изменения прописных букв на строчные в словесном товарном знаке либо использование изобразительного товарного знака в зеркальном отображении. Положения рассматриваемой статьи корреспондируют с нормами, нашедшими отражение в ст. 1505 (см. комментарий к ней).

6. При рассмотрении вопросов использования товарных знаков необходимо обратить внимание на субъектов такого использования.

В ранее действовавшем Законе о товарных знаках фигурировали только два субъекта обозначенных выше правоотношений — сам правообладатель и лицо, которому такое право предоставлено в рамках лицензионного договора. Лицо, использующее товарный знак под контролем правообладателя, впервые появляется в Гражданском кодексе.

Пункт 3 статьи устанавливает, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе; при этом владельцу товарного знака предоставляется возможность ссылаться на независящие от него обстоятельства как на причины, приведшие к неиспользованию товарного знака. Такими обстоятельствами могут признаваться ограничения по импорту какой-либо продукции, срыв поставок сырья, изменение условий реализации продукции и т.д.

В последнем пункте комментируемой статьи указывается, что с прекращением правовой охраны товарного знака, ставшей следствием применения процедуры досрочного прекращения регистрации, правообладатель утрачивает право на товарный знак, т.е. у него исчезает возможность использовать товарный знак, распоряжаться товарным знаком и запрещать его использование третьим лицам (см. комментарий к ст. 1484).

УДК 347.77

Дмитриев Артем Игоревич

аспирант Российской государственной академии интеллектуальной собственности

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Аннотация:

Прекращение действия правовой охраны товарных знаков является довольно актуальным вопросом, встречающимся в юриспруденции. В настоящей статье в теории и на практике рассматривается прекращение действия указанного средства индивидуализации. Изучены возможные причины прекращения правовой охраны знака как в мировом масштабе, так и в сфере применимости отечественного законодательства. Исследованы разные нормативно-правовые акты в данной сфере правоотношений на российском и международном уровнях. Выявлены пробелы в действующем законодательстве, в частности установлена необходимость в законодательном закреплении точного определения понятия «прекращение юридического лица -правообладателя». Видится разумным изменить и дополнить нормативно-правовую базу законодательства Российской Федерации (в части ст. 1514 ГК РФ) положением для решения спорных ситуаций, возникающих при прекращении действия исключительного права на такой объект средств индивидуализации, как товарный знак.

Ключевые слова:

исключительное право, прекращение правовой охраны, средство индивидуализации, товарный знак.

https://doi.org/10.24158/pep.2017.10.14 Dmitriev Artyom Igorevich PhD student,

Russian State Academy of Intellectual Property

TERMINATION OF THE TRADEMARK LEGAL PROTECTION

exclusive right, termination of legal protection, brand identity, trademark.

Несмотря на немалочисленные отличия в регулировании проблем, связанных с интеллектуальной собственностью в разных странах, можно сказать, что вопрос о прекращении действия товарного знака (далее — ТЗ) имеет довольно схожие решения в мире. Владельцы знаков чаще всего настаивают на отмене регистрации ТЗ других правообладателей по таким легальным причинам, как незаконная регистрация их знака на имя компаний-дилеров их товаров. Помимо этого, камнем преткновения зачастую становится незаконное воспроизведение ТЗ третьим лицом. Эти трудности порождают препятствие ведению хозяйственной деятельности заявителя и должны решаться без отлагательств.

Одними из самых распространенных в мировой практике причин, на которые может ссылаться лицо, возражающее против действия правовой охраны определенного обозначения, являются следующие.

1. Содержание элементов, запрещенных к использованию. Некоторые элементы, в том числе национальные флаги и гербы, не допускаются к применению в ТЗ. Данный вопрос на международном уровне регулируется в ст. 6 Парижской конвенции . На практике, еще до регистрации обозначения, международное бюро Всемирная организация интеллектуальной собственности лишь требует исключить запрещенную составляющую из ТЗ. Довольно редко можно встретить зарегистрированный знак, включающий подобный компонент, поэтому к этому основанию редко обращаются.

2. Тождественность и сходство до степени смешения с более ранними регистрациями. По общему правилу более поздние подачи заявок на регистрацию тождественных и сходных до степени смешения ТЗ в отношении тождественных/корреспондирующих классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) не подлежат регистрации. Это одна из самых распространенных причин для прекращения действия ТЗ.

Мнение государственного эксперта по поводу сходства обозначений может быть довольно субъективным, особенно когда дело касается тождественных знаков в разных классах МКТУ с

товарами/услугами, имеющими относительную связь между собой. Это может быть выгодно какой-либо стороне в зависимости от принимаемого решения.

3. Противоречие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Данный пункт в большинстве случаев сопряжен с менталитетом конкретной страны. Для использования этого факта как причины прекращения охраны ТЗ зачастую необходимо доказать недобросовестность применения знака и негативный эффект, вызываемый восприятием и ассоциациями с зарегистрированным обозначением.

4. Неиспользование. Правообладатели ТЗ часто желают отменить существующие регистрации знаков на данном основании, но этот подход несет в себе требование предоставления неопровержимых доказательств. Бремя доказывания по умолчанию возложено на лицо, оспаривающее зарегистрированное обозначение. При отсутствии ответа от владельца оспариваемого ТЗ национальное ведомство обычно удовлетворяет возражение при демонстрации постоянного неиспользования в течение последних 3 лет. Некоторые страны предусматривают и более длительные сроки. Например, в Грузии установлено требование о неиспользовании в течение 5 лет .

При изучении обстоятельства неиспользования может потребоваться подтвердить такие факты, как прекращение деятельности компании — владельца знака, отсутствие реального производства товаров или услуг, заявленных в перечне МКТУ. Кроме того, правообладатель обозначения вправе предъявить доказательства неиспользования знака по независящим от него причинам.

Взгляд российского законодательства на решение вопросов такого рода во многом схож с мировой практикой и предусматривает несколько причин, влекущих за собой прекращение охраны ТЗ. В частности, среди них значится прекращение деятельности правообладателя — юридического лица (далее — ЮЛ) и индивидуального предпринимателя (далее — ИП). Рассмотрению данного вопроса ввиду его актуальности и посвящена данная статья.

Согласно подп. 4 п. 1 ч. 1 ст. 1514 ГК РФ , по заявлению любого лица охрана ТЗ подлежит досрочному прекращению по соответствующему решению Роспатента в связи с прекращением правообладателя — ЮЛ — или регистрацией прекращения деятельности правообладателя — ИП. Данное положение представляется довольно доступным в практическом применении. Исходя из указанной нормы, в реестр ЕГРЮЛ (или ЕГРИП) вносится запись о прекращении правообладателем — ЮЛ либо ИП — своей деятельности. После этого Роспатент по итогу рассмотрения заявления заинтересованного лица обязан прекратить правовую охрану ТЗ.

Последняя процедура описана в приказе Роспатента от 03.03.2003 г. № 28 , который призван регулировать порядок действий по заявлению. Однако изложенный в данном документе порядок в реальности способен породить некоторые проблемы.

В п. 11 рассматриваемого акта указано, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обязан уведомить правообладателя о поступлении заявления в течение 10 дней с момента его получения и предложить подтвердить/опровергнуть информацию. Ответ правообладателя ТЗ может учитываться при рассмотрении заявления только в том случае, если он поступил в Роспатент в течение 2 месяцев со времени направления уведомления правообладателю.

В чем состоит смысл этого обращения к правообладателю, если заявитель приложил выписку из реестра, где указано, что такого правообладателя больше не существует? Фактически подобный порядок прямо противоречит принципу достоверности реестра.

К сожалению, на практике так бывает. В рамках производства по делу № СИП-323/2015 было установлено, что предприниматель А, ссылаясь на факт прекращения предпринимателем В деятельности, 24.10.2014 г. обратилась в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного ТЗ . К материалам дела была приобщена выписка из ЕГРИП, содержащая информацию о том, что предприниматель В прекратил деятельность в качестве ИП 22.02.2013 г.

Исходя из требований закона, Роспатент направил 10.11.2014 г. предпринимателю В уведомление с предложением подтвердить/опровергнуть изложенные сведения. После этого, 18.12.2014 г., в адрес Роспатента поступило сообщение от общества «Криоимпорт» о том, что в период деятельности предприниматель В успел заключить 04.02.2013 г. договор об отчуждении исключительных прав на ТЗ в пользу «Криоимпорт», которое было зарегистрировано ведомством в установленном порядке 20.02.2015 г.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

В Роспатенте по итогу рассмотрения данного дела было принято решение об отказе в удовлетворении требования предпринимателя А о прекращении правовой охраны оспариваемого обозначения. Предприниматель А не остановился на этом и обжаловал указанное решение в Суде по интеллектуальным правам (далее — СИП). СИП, однако, принял позицию ведомства. Был отмечен тот факт, что регистрация договора об отчуждении исключительного права на спорный ТЗ принята в течение 4-месячного срока, который установлен законом для рассмотрения заявлений о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ.

До регистрации прекращения деятельности в качестве ИП предприниматель B заключил договор об отчуждении исключительного права на рассматриваемое обозначение, желая сохранить действие регистрации. Примечателен факт, что предприниматель B и общество «Криоимпорт» подали договор на государственную регистрацию лишь спустя полтора года после фактического подписания. Это произошло сразу после начала делопроизводства, инициированного предпринимателем A.

Исходя из п. 3 ст. 433 ГК РФ, гласящего, что «договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом» , такое положение может показаться несправедливым. Если толковать норму закона, договор отчуждения исключительного права на ТЗ не должен иметь силы для третьих лиц, а именно для Роспатента и предпринимателя A, поскольку на момент принятия ведомством заявления предпринимателя A соглашение не прошло процедуру государственной регистрации.

С помощью приведенного примера установлено, что формулировка п. 4 ст. 1514 ГК РФ , согласно которой правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого по заявлению любого лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица — правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — правообладателя, может иметь неоднозначное толкование, способствовать возникновению юридической коллизии между нормами ГК РФ, усложнять производства по делам такого рода в Роспатенте и порождать возникновение судебных притязаний в СИПе. При изучении «Исчерпывающего перечня документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить» , нам также не удалось найти точное определение понятия «прекращение юридического лица — правообладателя».

Выявлена целесообразность внесения изменений в законодательство и изложения п. 4 ст. 1514 ГК РФ в следующем виде: «Правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого по заявлению любого лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением (регистрацией ликвидации) юридического лица — правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — правообладателя на момент подачи указанного заявления».

Ссылки и примечания:

3. Гражданский кодекс РФ : от 18 дек. 2006 г. Ч. 4 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52. Ст. 5496.

4. О Правилах принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица — обладателя исключительного права на товарный знак или прекращении предпринимательской деятельности физического лица — обладателя исключительного права на товарный знак : приказ Роспатента от 3 марта 2003 г. № 28 : зарегистрирован в Минюсте РФ 21 марта 2003 г. № 4302. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. О назначении дела к судебному разбирательству : определение Суда по интеллектуальным правам от 3 авг. 2015 г. по делу № СИП-323/2015. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

6. Гражданский кодекс РФ : от 30 нояб. 1994 г. Ч. 1 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

7. Там же.

8. Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака, по прекращению действия свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с прекращением юридического лица — правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — правообладателя, а также в случае смерти гражданина -обладателя свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара : приказ Минэкономразвития РФ от 28 сент. 2015 № 693 : в ред. от 7 июня 2017 г. : зарегистрировано в Минюсте РФ 3 дек. 2015 г. № 39944. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Екатерина Добрикова

Konstantin Zubarev / .com

Правовая охрана предоставляется зарегистрированному в установленном порядке товарному знаку (ст. 1477, ст. 1480-1481 Гражданского кодекса). Исключительное право на обозначение позволяет правообладателю использовать товарный знак для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых он зарегистрирован, в частности, размещать его на этикетках и упаковках товаров, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках, в рекламе и в Интернете (ст. 1484 ГК РФ).

По общему правилу, исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет (п. 1 ст. 1491 ГК РФ). Этот срок может быть продлен еще на 10 лет по заявлению правообладателя, причем неограниченное число раз (п. 2 ст. 1491 ГК РФ).

Однако, помимо случая истечения срока действия исключительного права, ГК РФ предусматривает и основания для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, среди которых:

  • решение суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с его использованием на товарах, не обладающих общими характеристиками (п. 3 ст. 1511 ГК РФ). Напомним, что коллективный знак – это товарный знак, предназначенный для обозначения товаров, обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками, а также производимых или реализуемых лицами, входящими в состав того или иного объединения (п. 1 ст. 1510 ГК РФ);
  • решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (ст. 1486 ГК РФ);
  • решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с ликвидацией юридического лица – правообладателя или прекращением предпринимательской деятельности гражданина – правообладателя;
  • отказ правообладателя от права на товарный знак;
  • решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;
  • решение суда о том, что переход исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя (ст. 1514 ГК РФ).

Кроме того, предоставление правовой охраны может быть признано недействительным, если государственная регистрация товарного знака была проведена с нарушением установленных законом требований (ст. 1512 ГК РФ). В этом случае речь идет о прекращении правовой охраны не досрочно, а с момента самого ее предоставления (т. е. о признании ее несуществующей). Что же касается досрочного прекращения правовой охраны обозначения, рассмотрим каждое из них подробнее.

Досрочное прекращение правовой охраны коллективного знака в связи с его использованием на товарах, не обладающих общими характеристиками

Это дополнительное основание для прекращения правовой охраны коллективного знака – помимо общих оснований, она может быть прекращена, если товарный знак используется на товарах, которые не обладают едиными качественными или иными общими характеристиками. Именно такими характеристиками, как было отмечено выше, должны обладать товары, которые призван обозначать коллективный знак (п. 1 ст. 1510 ГК РФ).

Чтобы правовая охрана коллективного знака была прекращена досрочно, любое заинтересованное лицо (например, производитель однородных товаров) может обратиться с соответствующим заявлением в суд (подп. 2 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, ст. 125-126 АПК РФ). При этом правовая охрана может быть прекращена как полностью, так и частично (в отношении определенной части товаров).

На основании положительного решения суда Роспатент вносит соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

Относится ли информация о товарах и продавцах (изготовителях) этих товаров к коммерческой тайне и можно ли покупателям запретить фотографировать товар в магазине? Ответ на этот и другие практические вопросы – в «Базе знаний службы Правового консалтинга» интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите бесплатный доступ на 3 дня!

Получить доступ

Это одно из наиболее распространенных оснований для досрочного прекращения правовой охраны обозначения. Важно, чтобы товарный знак не использовался непрерывно в течение трех лет до даты обращения заинтересованного лица с соответствующим заявлением (п. 1 ст. 1486 ГК РФ). При этом использованием обозначения признается совершение не любых действий, а именно тех, которые непосредственно связаны с введением товара в гражданский оборот (п. 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.).

Алгоритм действий в данном случае выглядит следующим образом.

1Заинтересованное лицо должно направить правообладателю предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или их части. Стоит обратить внимание, что направить такое предложение можно не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака. 2

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения правообладатель не удовлетворит просьбу, заинтересованное лицо может направить правообладателю новое предложение, но не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего. Либо оно вправе обратиться с иском в Суд по интеллектуальным правам (абз. 6 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ). На это у него есть 30 дней с момента истечения указанного двухмесячного срока. При этом заявителю необходимо доказать свою заинтересованность в использовании спорного товарного знака, а ответчику – подтвердить факт использования спорного обозначения (п. 3 ст. 1486 ГК РФ).

Однако стоит иметь в виду, что само по себе неиспользование товарного знака не является безусловным основанием для прекращения его регистрации, а служит предметом судебной оценки. При разрешении вопроса о сохранении правовой охраны обозначения учитывается совокупность следующих критериев – различительная способность товарного знака, сходство обозначений заявителя и правообладателя, однородность товаров, их идентичность (причем значение каждого из критериев меняется в зависимости от фактических обстоятельств дела). Например, если речь идет о необходимости защиты «сильных» (известных, обладающих различительной способностью) товарных знаков, повышается значение критерия однородности (определение ВС РФ от 11 января 2016 г. № 300-ЭС15-10765).

Суд также может принять во внимание доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам – таковыми могут быть, например, обстоятельства, связанные с признанием правообладателя банкротом (решение СИП от 29 июня 2016 г. по делу № СИП-217/2016).

Если же доводы истца все же будут признаны обоснованными и суд примет решение в его пользу, правовая охрана товарного знака прекратится с даты вступления этого решения в законную силу (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с ликвидацией юридического лица или прекращением предпринимательской деятельности гражданина

Подать соответствующее заявление в Роспатент может любое лицо, за исключением самого правообладателя (приказ Минэкономразвития России от 28 сентября 2015 г. № 693; далее – Административный регламент № 693).

Данное заявление должно быть составлено в машинописной форме на русском языке, подписано заявителем или его представителем, а также заверено печатью (при ее наличии). Вместе с заявлением нужно представить доверенность на имя представителя (если в Роспатент обращается именно он), документ, подтверждающий прекращение юридического лица – правообладателя или регистрацию прекращения гражданином деятельности в качестве ИП – правообладателя, а также перевод указанных документов на русский язык, если они составлены на иностранном языке (п. 15, 17-18 Административного регламента № 693).

Подать заявление с приложенными к нему документами можно непосредственно в окно приема документов при Роспатенте, почтовым отправлением либо в электронном виде – через интернет-сайт ведомства или портал госуслуг (п. 16 Административного регламента № 693).

В общей сложности на рассмотрение заявления уходит пять месяцев (п. 12 Административного регламента № 693). Если все материалы соответствуют требованиям, регистрация товарного знака прекращается – запись об этом вносится в Государственный реестр товарных знаков.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с отказом правообладателя от права на него

БЛАНКИ

  • Заявление правообладателя о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
  • Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по заявлению любого лица, кроме правообладателя
  • Другие бланки и образцы

К этому способу на практике прибегают крайне редко (как правило, основная цель в данном случае – избежать конфликта, например, в том случае, когда к правообладателю обращается заинтересованное лицо с предложением отказаться от права на спорный товарный знак в связи с его неиспользованием).

Чтобы правовая охрана товарного знака была прекращена по указанному основанию, правообладателю следует обратиться с соответствующим заявлением в Роспатент (приказ Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 603; далее – Административный регламент № 603). Если с заявлением обращается представитель правообладателя, к заявлению необходимо приложить также его доверенность. Этим перечень обязательных для представления документов исчерпывается (п. 16 Административного регламента № 603).

Роспатент рассматривает заявление правообладателя в течение 60 рабочих дней (п. 12 Административного регламента № 603). В том случае, если ведомством будет принято решение в пользу заявителя, правовая охрана товарного знака прекращается, а в Государственный реестр товарных знаков вносится соответствующая запись.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление

Заинтересованное лицо вправе обратиться в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, если считает, что это обозначение вошло во всеобщее употребление. За рассмотрение такого заявления придется уплатить пошлину в размере 16 тыс. руб. (п. 2.31 приложения № 1 к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, утв. постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941). Столь высокая цена услуги объясняется тем, что для принятия решения по указанному вопросу специалистам Роспатента необходимо провести оценку общеупотребимости спорного обозначения (Методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утв. Приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26).

В свое время ВАС РФ отметил, что превращение товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, предполагает тщательную оценку действий владельца товарного знака по его использованию (кто использует, в каком объеме, в каком виде, как долго). Такое превращение может иметь место как при активном использовании товарного знака правообладателем, так и при его бездействии. Кроме того, обозначение, используемое в товарном знаке, должно войти во всеобщее употребление. Это значит, что обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области. При этом общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. Оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара. И наконец, товарный знак должен стать видовым понятием товара, не отделенным от него (Постановление Президиума ВАС РФ от 6 июля 2004 г. № 2606/04). Текущая судебная практика признает указанную позицию справедливой (постановления президиума СИП от 18 сентября 2017 г. № С01-543/2017 и от 23 марта 2015 г. № С01-74/2015).

Если в результате рассмотрения соответствующего заявления Роспатент признает факт общеупотребимости обозначения, правовая охрана этого товарного знака будет прекращена.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в том случае, когда переход исключительного права на обозначение вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя

В данном случае речь идет лишь о тех случаях, когда исключительное право переходит к другому лицу в отсутствие соответствующего договора – например, в порядке наследования, реорганизации юридического лица, а также при обращении взыскания на исключительное право (ст. 1241 ГК РФ).

Чтобы правовая охрана спорного товарного знака была прекращена, любое заинтересованное лицо вправе обратиться с заявлением в суд. Факт введения потребителей в заблуждение при этом предстоит доказать именно истцу (ст. 65 АПК РФ).

Документы по теме:

  • Гражданский кодекс Российской Федерации
  • Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
  • Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора»
  • Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 августа 2015 г. № 603 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя»
  • Приказ Министерства экономического развития РФ от 28 сентября 2015 г. № 693 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака, по прекращению действия свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с прекращением юридического лица – правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя, а также в случае смерти гражданина – обладателя свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара»
  • Приказ Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26 «О методических рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков»
  • Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.
  • Определение ВС РФ от 11 января 2016 г. № 300-ЭС15-10765

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *