Товарный знак в рекламе

Нарушение исключительных прав на товарный знак (бренд) при продаже в Интернете наиболее распространенное нарушение, после продажи контрафактных товаров.

Интернет магазины, сайты, домены и предприниматели преследуются судами по искам адвокатов, дистрибьюторов, эксклюзивных поставщиков и антимонопольных органов за использование товарных знаков без разрешения.

Практика по таким судебным делам сформировалась не в пользу владельцев сайтов, поэтому вероятность разрешения спора в пользу интернет-предпринимателя крайне низкая (около 15 %), но все же, у каждого спора есть альтернативное решение, кроме удовлетворения иска о защите бренда. Нужно понимать, многие предприниматели осознано нарушают права и нелегально используют бренды на своих сайтах. Такие блокируют и преследуют, для защиты брендов от нелегального использования.

Если вы получили претензию, вы можете обратиться в proright.ru за бесплатной консультацией.

Судебная практика

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел дело N С01-569/2018 от 26.07.2018 о нарушении прав на товарный знак. Предприниматель перепродавал товар, маркированный чужим товарным знаком. По мнению Суда по интеллектуальным правам, предприниматель имел возможность и должен был предвидеть последствия использования товарного знака без разрешения правообладателя. Поскольку такое разрешение у правообладателя не было запрошено, предприниматель нарушил исключительные права владельца товарного знака.

Суд взыскал с предпринимателя 500 000 руб за нарушение.

Сумма компенсации может достигать 5 000 000 рублей.

Реальный штраф это не все. Представители правообладателя могут запретить использовать доменное имя сходное с товарным знаком или заблокировать доступ Пользователей к сайту. Из-за одного нарушения прав на товарный знак, владелец может потерять контроль над интернет-магазином, приемом платежей и вложениями в продвижение своего сайта. Также у владельца сайта могут забрать доменное имя и обязать выплачивать настоящему правообладателю компенсацию.

Суд по интеллектуальным правам рассматривает сложные дела о защите брендов в России. Участие представителей Proright в спорах и анализ судебной практики по доменным спорам, защите товарных знаков и брендов, позволяет создавать рекомендации и документы для снижения рисков как для правообладателей, так и компаний работающих в интернет-торговле, сайтам и владельцам доменов.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Если вы покупаете товар для перепродажи:

  • Получите разрешение на использование товарного знака
  • Заключите договор на использование товарного знака
  • Получите лицензию дистрибьютора или владельца бренда

Или оформите один из документов:

  • Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак
  • Исключительная лицензия на использование товарный знак
  • Простая (неисключительная) лицензия на товарный знак
  • Договор коммерческой концессии (франчайзинга) на товарный знак
  • Согласие на использование товарного знака для определенной акции или на определенном сайте

Оформление согласия на использование товарного знака актуально и в случае партнерских отношений и рекламы. Например, ваша компания заключила партнерский договор с банком, и планирует предоставлять его клиентам свои услуги через маркет-плайс. При взаимном использовании товарных знаков, партнерам необходимо дать друг другу согласие на использование товарных знаков. Это можно сделать через партнерский договор.

Разрешение на использование товарного знака можно оформить в виде отдельного документа или положения, включенного в основной контракт между контрагентами. Законодательство не предусматривает обязательности оформления согласованного с правообладателем разового использования товарного знака посредством совершения лицензионного или иного договора, но оформление разрешения целесообразно для защиты интересов сторон. Письменное разрешение на использование товарного знака от владельца позволит избежать претензий и споров в будущем.

Разрешение должно содержать:

  • условия и способы допустимого использования товарного знака;
  • срок использования товарного знака;
  • реквизиты товарного знака и правообладателя;
  • гарантии правообладателя.

Оформление документов и получение согласия на использование бренда от правообладателя снижает риск возникновения споров связанных с незаконным использованием товарных знаков и судебного преследования владельцев сайтов. Если вы планируете осуществлять продажу товаров через Интернет и использовать наименование товарного знака в логотипе, доменном имени и URL, тогда вам обязательно понадобиться разрешение владельца товарного знака.

Если вы создаете собственный бренд, вы можете его зарегистрировать самостоятельно или с нашей помощью. Собственный товарный знак это знак качества и возможности для легального развития своего бизнеса.

Товарный знак и реклама. Недобросовестная конкуренция при использовании товарного знака

Е.В. Нестерова

начальник управления корпоративной собственности и общих вопросов ООО «Евросеть-Ритейл» (г. Москва)

Елена Владимировна Нестерова, Nesterova.Elena@euroset.ru

У всех на слуху популярный слоган «Реклама — двигатель торговли». И это действительно так, поскольку доходность любого предприятия во многом зависит от продвижения его товаров и услуг, от известности его торговой марки или бренда, которая связывает производителя с потребителем посредством определенных ассоциаций, знаков, вызывающих эмоции потребителя и устойчивые ассоциации в отношении качества и потребительских свойств товара.

Согласно статье 3 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе» (далее — Закон о рекламе) реклама -информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. При этом объектом рекламирования является товар (услуга), средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.

Для выполнения своей функции рекламный материал должен содержать или создавать запоминающийся, оригинальный, вызывающий определенные ассоциации и довольно емкий образ, остающийся в памяти потребителя и позволяющий ему сделать выбор в отношении конкретного то-

вара (услуги) конкретного производителя. Зачастую именно бренд является таким образом. Итак, бренд — это некое символическое воплощение комплекса информации об определенном продукте (определенной услуге) и его производителе. Обычно в комплекс информации входят:

• товарные знаки, знаки обслуживания;

• фирменное наименование;

• коммерческое обозначение;

• некие обозначения (визуальные, аудиовизуальные образы);

• слоганы (девизы, речевки, фразы);

• произведения, охраняемые авторским правом;

• фирменный стиль (определенный набор элементов, знаков, стилей, цветовых схем и символов);

• форма товара и многое другое.

В настоящей статье особое внимание будет уделено именно использованию в рекламе товарного знака с правовой точки зрения. Согласно положениям части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (далее — ГК РФ) к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность), относится товарный знак, который представляет собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Чтобы исполнить рекламную функцию, товарный знак должен обладать различительной спо-

собностью, то есть способностью отличать товары одного производителя от товаров другого.

Путем продвижения того или иного товара (услуги) в процессе производства рекламы возрастает и ценность самого товарного знака, поскольку все вложенные в рекламу определенного товарным знаком товара (услуги) средства прямо связаны с конкретной рыночной стоимостью товарного знака. Количество же рекламы, территория ее распространения и способы, средства рекламирования непосредственно связаны с его узнаваемостью и различительной способностью.

Где же может размещаться товарный знак в рекламе?

Товарный знак размещается на этикетках, упаковке товара (содержание этикетки и упаковки также подпадает под действие Закона о рекламе); вывесках, в рекламноинформационных материалах, помещаемых на рекламных конструкциях (в наружной рекламе); в рекламной информации в средствах массовой информации (СМИ): в печатных СМИ, звуковые товарные знаки в радио- и телепередачах. Товарный знак используется в оформлении офисов, торговых павильонов, выставочных площадей, документации, сувенирной продукции и т. д. Выражаясь в форме определенного продукта, товарный знак может быть объемным и охранять форму продукта, например форму бутылки, куска мыла, кондитерского изделия, упаковки и т. п. И даже определенные запоминающиеся звуковые композиции могут быть звуковыми товарными знаками и использоваться в рекламе, имеющей аудио- либо видеоформат.

Использование широко известного, хорошо «раскрученного» в рекламе обозначения часто сопряжено с риском получения необоснованной выгоды третьими лицами, создающими собственную рекламную компанию на базе чужого известного обозначения и вводящими тем самым потребителя в заблуждение относительно законного производителя, а также причиняя законному производителю определенный ущерб.

Чтобы этого не происходило, прежде всего необходимо обеспечить защиту соб-

ственному обозначению, зарегистрировав его в установленном законом порядке в качестве товарного знака, поскольку только на основании государственной регистрации товарному знаку предоставляется правовая охрана. Также не следует забывать о том, что, во-первых, регистрация товарного знака имеет территориальный характер, то есть правовая охрана предоставляется ему только на территории той страны, в которой он зарегистрирован, и, во-вторых, правовая охрана предоставляется товарному знаку только в отношении определенных регистрацией товаров и услуг и однородных им.

На практике сложности могут возникнуть при использовании товарного знака третьими лицами — дилерами в своей рекламе товарных знаков компаний — поставщиков бренд-продуктов, сервисов и услуг, под чьим товарным знаком выпускается продукция. Речь идет о том случае, когда продавец законным образом введенных в хозяйственный оборот товаров размещает в рекламе, продвигающей эти товары (стимулирующей продажи этих товаров) товарные знаки, которыми эти товары маркированы. Либо эти товарные знаки могут размещаться производителем определенных услуг в отношении конкретных товаров, маркированных конкретным товарным знаком.

Приведем примеры

1. С целью продвижения продаж товаров, маркированных товарным знаком 777, дилер выпускает рекламу о продаже этих товаров через свою торговую сеть и в рекламном блоке размещает товарный знак

2. С целью рекламы собственных услуг по обслуживанию товара, выпускаемого определенным производителем под определенной маркой ШИ, сервисная компания размещает рекламный блок, в котором, кроме сообщения своих контактов и наименования услуг, сервисная компания также размещает товарный знак ИИИ, которым маркированы товары, в отношении которых услуга предоставляется именно этой сервисной компанией.

На практике возможны различные варианты поведения правообладателя в ситуациях, описанных в примерах:

1)правообладатель не против использования своего товарного знака в рекламе компании, продвигающей товары, маркированные товарным знаком правообладателя или оказывающей услуги в отношении таких товаров;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

2) правообладатель категорически против и дает согласие только ряду определенных лиц в письменной форме в тексте дилерского соглашения либо предоставляет третьим лицам лицензии на право использования товарных знаков.

Замечу, что на практике большинство правообладателей-нерезидентов не заключают для этих целей специальные лицензионные договоры, которые подлежат регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Как правило, свое согласие на использование товарного знака они выражают либо в «молчаливой» форме, либо в письменной форме в рамках определенного дилерского соглашения. И в том и в другом случае компаниям, использующим таким образом товарные знаки в рекламе, следует знать и соблюдать соответствующие нормы закона и правила добросовестного поведения на рынке.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Учитывая нормы закона и имеющуюся судебную практику, можно вывести ряд условий, при которых, как я полагаю, подобные отношения могут действовать в рамках закона, признанных обычаев делового оборота и минимизировать риски привлечения к ответственности за неправомерное использование товарного знака. Во многих судебных актах, в том числе, например, в мотивировочной части постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 13 февраля 2009 года по делу

№ КА-А40/178-09 указано, что использование товарных знаков третьих лиц возможно в рекламе своей торговой, обслуживающей или иной деятельности только в отношении правомерно введенных в гражданский оборот товаров, если эти действия также не содержат признаки недобросовестной конкуренции и не противоречат нормам законодательства о рекламе.

Согласно статье 5 Закона о рекламе реклама должна быть добросовестной и достоверной. При этом недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в том числе об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товара.

Следует учитывать, что при рекламе товаров, маркируемых товарными знаками третьих лиц, либо при рекламе услуг в отношении товаров, маркируемых товарными знаками третьих лиц, в рекламном объявлении не должно содержаться прямо или косвенно указания на принадлежность этих товарных знаков к самой рекламируемой организации. В рекламном объявлении ничего не должно указывать на то, что организация, чьи услуги рекламируются, или организация, реализующая и продвигающая на рынок определенные товары, является владельцем товарного знака или производителем этих товаров. Иными словами, в рекламе не должно быть указания на недостоверные сведения, и она не должна повлечь смешения в умах потребителей информации о товарах, их производителях и владельцах товарных знаков, а также об организации, рекламирующей собственные услуги.

Если в рекламном объявлении использование товарного знака имеет информационный характер и позволяет указать потребителю на какой-то конкретный товар, в отношении которого оказываются услуги, или на товар какого-то конкретного производителя, реализуемый рекламируемым лицом, и этот товар правомерно введен в оборот, то, по моему мнению, такое размещение товарного знака третьих лиц в

рекламе соответствует нормам закона и не нарушает права правообладателя знака.

Итак, при использовании товарного знака в рекламе товара, маркируемого этим товарным знаком, рекламодатель должен быть уверенным в следующем:

1) товар легально введен в хозяйственный оборот (с согласия или самим правообладателем);

2) реклама не создает возможности смешения организации правообладателя товарного знака и производителя товаров с рекламодателем (организацией, предоставляющей услугу в отношении этого товара, продающей этот товар);

3) реклама соответствует нормам Закона о рекламе, в том числе содержит достоверные сведения;

4) в договор с вендором (компанией -владельцем бренд-продукта) включены условия об обязанности дилера (компании, реализующей правомерно введенный в оборот товар, или компании, оказывающей услуги в отношении такого товара) производить рекламу товаров, маркированных товарными знаками;

5) существует оригинальное письмо от имени правообладателя, свидетельствующее о разрешении на использование дилером товарных знаков в рекламе с целью продвижения товаров, маркируемых им, или сервисной организацией товарных знаков с целью продвижения услуг, оказываемых в отношении этих товаров.

Чтобы избежать неоднозначного толкования смысла рекламного объявления, нелишним было бы указание о принадлежности товарного знака конкретному правообладателю.

Мы рассмотрели, как используется товарный знак с позиции организации, осуществляющей услуги либо реализацию товаров, маркируемых товарными знаками третьих лиц. Теперь рассмотрим, как используется товарный знак правообладателя в рекламе с позиции самого правообладателя.

Безусловно, для того чтобы бренд приобрел известность, необходимы годы работы, также годами зарабатываются хорошая репутация и известное имя. На раскрутку брен-

да производитель-правообладатель тратит довольно приличные денежные суммы, и, конечно, велик соблазн для продвижения своей продукции и услуги воспользоваться уже раскрученным третьими лицами брендом, не тратя времени и средств на изобретение и раскрутку чего-либо нового. Вот почему при использовании бренда в рекламе довольно часто возникают ситуации, когда не столь известные производители или продавцы пытаются паразитировать на раскрученной марке, и существует масса способов это сделать. Появляются так называемые подделки или бренды — подражатели, клоны, двойники. Нечистые на руку компании могут в собственной рекламе использовать следующее:

1) обозначения, тождественные товарному знаку, то есть имеющие абсолютное (фотографическое) сходство;

2) обозначения, сходные до степени смешения, то есть обозначения, имеющие определенные отличия от товарного знака, но в целом ассоциирующиеся с ним:

• обозначения, образованные по аналогии с товарным знаком путем замены или дополнения каких-либо букв, звуков (игра букв или слов, если это словосочетание);

• обозначения, сходные в оформлении (сходные по дизайну), то есть такие, в которых использованы опре-деленная цветовая гамма или цветовые композиции, пространственно-композиционное расположение объектов. В таких обозначениях основа дизайна, вызывающая стойкую ассоциацию у потребителя, используется и дополняется отличительными элементами, не имеющими доминирующего положения либо определенного веса или смысла для продолжения раскрученной сюжетной линии с использованием определенных раскрученных ранее мотивов.

В моей практике наиболее частыми были следующие случаи:

1) вывески торговых павильонов, этикетки товаров оформляются конкурентом в той же цветовой гамме и с использованием одного и того же композиционного разме-

щения элементов при указании наименования (обозначения), но с измененным сочетанием букв известного товарного знака;

2) оформление салонов магазинов, прилавков, внешнее оформление магазина идентичны оформлению магазинов, работающих под раскрученным брендом;

3) оформление рекламных материалов в определенной цветовой гамме с использованием схожих символов, элементов и композиционного построения;

4) использование в рекламе либо идентичных известных слоганов, либо измененных настолько незначительно, что все равно возникает ассоциация с конкретным знаком и соответствующим правообладателем);

5) использование при оформлении упаковки не только схожего товарного знака, но и дизайна упаковки в целом;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

6) форма обслуживающего персонала, тексты информационных материалов для потребителя, рекламные акции в виде театрализованных представлений аналогичны тем, которые использует в собственных магазинах и (или) сервисных центрах компания правообладателя раскрученного бренда.

Безусловно, во всех описанных случаях, чтобы защитить свой товарный знак, правообладатель используют все возможные способы защиты своих интеллектуальных прав, включая положения ГК РФ, Закона о рекламе, Закона о защите конкуренции1, а также нормы международного права, как то положения Парижской Конвенции по охране промышленной собственности2.

Однако с точки зрения осуществления защиты самым главным является сам процесс оформления прав: без прохождения этого этапа защитить свои права в случае необходимости будет крайне сложно. При этом, поскольку в рекламе, кроме товарного знака, часто используется много других элементов, формирующих бренд в целом, следует надлежащим образом оформлять права на все элементы, а именно:

• правоотношения с работником — автором при разработке служебного произведения;

• лицензионные договоры либо договоры об отчуждении исключительных прав;

• договоры коммерческой концессии;

• договоры авторского заказа с авторами;

• договоры подряда на разработку рекламных материалов с указанием условий о передаче интеллектуальных прав на определенных договором условиях.

Также необходимо регистрировать обозначения в качестве товарного знака, в том числе отдельные элементы (чтобы все возможные сходные варианты подлежали охране), и объекты в качестве промышленного образца (часто это практикуется при защите вывесок, рекламных конструкций, этикеток, упаковки и иных объектов).

Конечно, в каждом случае определяется набор конструкций, способных максимально защитить тот или иной элемент. Предположим, что вы столкнулись с рекламным трюком, например использование иных словесных выражений, однозначно повторяющих оригинальный шрифт и исполнение. В этом случае вы будет защищены, если будете иметь патент на промышленный образец на алфавит, написанный в оригинальной манере.

Не секрет, что никто не имеет права использовать товарные знаки без согласия правообладателя. Однако надо иметь в виду, что, к сожалению, защита товарного знака возможна только с даты его регистрации, а на регистрацию требуется довольно много времени. В компаниях же от момента возникновения идеи до момента выхода в свет ее материального воплощения зачастую проходит гораздо меньший срок, чем требуется на регистрацию товарного знака. По этой причине заявка на регистрацию товарного знака подается практически в момент зарождения идеи с обязательным проведением поиска на тождество и сход-

1 О защите конкуренции : Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ.

2 Парижская Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года.

ство. При этом юристы компании также проверяют сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, наименования доменных имен в разных зонах, контекстную рекламу в Интернете (ключевые слова) и т. д. Безусловно, на этом этапе также важно определить охраноспособность знака в целом, его сильные и слабые стороны, и указать на это разработчикам. Правда, в реальности это получается не всегда. Чаще бывает так: «партия сказала: надо, комсомол ответил: есть».

Важно знать, что если объект защищен как товарный знак, то защита распространяется и на все объекты, сходные с ним. А если объект защищен как промышленный образец, то защита распространяется только на объекты, в которых используются все существенные условия промышленного образца, указанного в патенте. В этом, безусловно, плюс защиты обозначения как товарного знака

И конечно следует учитывать ограничения регистрации товарного знака: регистрация распространяется только на конкретные товары и услуги на конкретной территории и на определенный срок.

Если обозначение вводится в оборот до регистрации знака и содержит изобразительные элементы, на практике до подачи заявки на регистрацию товарного знака нелишним будет осуществить определенные действия по защите изображения как объекта авторского права (имеется в виду процедура депонирования). Процедура депонирования не является обязательной, но если вы ее прошли, в случае необходимости это поможет вам избежать длительного доказывания того, что вы обладаете определенными интеллектуальными правами.

Также важно знать, что при использовании товарных знаков в рекламе обязательным является исполнение нормы, касающейся соблюдения в рекламе требований законодательства о государственном языке Российской Федерации. Следует помнить, что использовать в рекламе словесные обозначения на иностранном языке, в случае если они не являются фирменным наименованием, товарным знаком, знаком обслуживания, зарегистрированными в установ-

ленном законом порядке, недопустимо. При этом надо понимать, что статус зарегистрированного товарного знака приобретается обозначением только с момента его государственной регистрации и удостоверяется выданным исполнительным органом государственной власти по интеллектуальной собственности или регистрационным органом свидетельством.

Также законом регулируется использование в рекламе наряду с обозначением товарного знака значка предупредительной маркировки — символа ® либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак». Согласно пункту 5 статьи 1515 ГК РФ лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет административную ответственность в порядке, предусмотренном статьей 180 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Часто в рекламе можно увидеть маркировку «ТМ», которая согласно закону не имеет статуса предупредительной маркировки и носит лишь информативную функцию. Однако, по моему мнению, этот символ также указывает на обозначение товарного знака — торговой марки, поэтому указывать в рекламе этот символ наряду с обозначением, не являющимся товарным знаком, не следует.

Может возникнуть необходимость защищать в рекламе товарный знак от недобросовестной конкуренции. Согласно Закону о защите конкуренции недобросовестная конкуренция — любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности; противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации, запрещены. Формы недобросовестной конкуренции перечислены (список является открытым) в статье 14 Закона «О защите конкуренции». К недобросовест-

ной конкуренции в том числе относится следующее:

1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;

2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей;

3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами;

4) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;

5) незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

Безусловно, при построении защиты в этом поле необходимо собрать доказательства:

• получения преимущества;

• противоречия законодательству;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

• причинения убытков либо упущенной выгоды, либо реальной возможности такого причинения;

• причинения вреда деловой репутации либо реальной возможности такого причинения.

При этом следует учитывать, что в отличие от защиты, выстраиваемой в рамках Закона о рекламе, которым нарушение законодательства о рекламе признается административным правонарушением независимо от влияния такого противоправного поведения на конкурентную среду, при построении защиты в рамках Закона о конкуренции важно доказать именно наличие

конкуренции хозяйствующих субъектов. То есть субъекты спора должны быть конкурентами. Кроме того, обязательным условием является наличие причинно-следственной связи между действиями лица и возникновением (возможностью возникновения) убытков иных субъектов — конкурентов.

Учитывая длительность регистрации товарного знака и появление нового обозначения в рекламе, как правило, до получения регистрации этого обозначения в качестве товарного знака, нередки случаи получения свидетельства о такой регистрации лицом, не являющимся добросовестным субъектом и имеющим целью недобросовестный захват чужого объекта. На этот счет норма пункта 2 статьи 14 Закона о конкуренции позволяет осуществлять защиту при факте недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица,продукции, работ или услуг.

Так, согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено или признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. По этому поводу достаточно емкие комментарии содержатся в постановлении пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года3. В частности, в постановлении указано, что суд на основании положений статьи 10 ГК РФ (о злоупотреблении правом) вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и

3 О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 года.

товарным знакам (Роспатент) об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

При построении судебной защиты по таким основаниям следует иметь в виду, что необходимо наличие достаточных доказательств осуществления лицом неправомерных действий не в процессе использования товарного знака, а именно в процессе его регистрации. Полагаю, наиболее важным и наиболее трудоемким в этом процессе является сбор доказательств, позволяющих установить, что лицо, неправомерно зарегистрировавшее товарный знак, до момента подачи заявки имело как минимум возможность получить информацию о наличии такого обозначения и принадлежности его другому лицу и планах (намерениях) этого лица использовать это обозначение в отношении определенных товаров и (или) услуг и не имело цели добросовестного использования товарного знака в собственных интересах.

В заключение отмечу, что государством предоставлена защита прав правообладателей и участников правоотношений в области рекламы. Использование товарного знака в рекламе регламентировано законом. Таким образом, добросовестному рекламодателю достаточно соблюсти необходимые условия и правила поведения на рынке, следуя простым требованиям, а именно:

• использовать легальные способы приобретения товара;

• не вводить в заблуждение потребителя;

• использовать в рекламе достоверную информацию;

• не использовать в своей деятельности методы, направленные на получение необоснованных преимуществ в нарушение правил конкуренции.

ЛИТЕРАТУРА

1. О рекламе : Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-Ф3.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : Федеральный закон от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ.

5. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 13 февраля 2009 года по делу № КА-А40/178-09.

6. О защите конкуренции : Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ.

7. Парижская Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года.

8. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 года.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В РЕКЛАМЕ

Д.А. Григорьев

Юридический департамент ООО «Европейская медиа группа»

ул. Станиславского, 21, стр. 5, Москва, Россия, 109004

Статья посвящена вопросу правомерности использования в рекламе товарных знаков, правообладателем которых рекламодатель не является.

Ключевые слова: реклама, товарные знаки.

Согласно п. 7 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица или товара. В силу требований ст. 1484 ГК РФ к действиям по осуществлению исключительного права на товарный знак относится, в том числе размещение товарного знака в предложениях о продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

В настоящее время в России хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в той или иной сфере, размещают в собственной рекламе товарные знаки тех производителей, в отношении товаров которых оказываются конкретные услуги. Кроме того, в практике возникают случаи, когда в рекламе определенных товаров и услуг размещаются товарные знаки производителей, товары которых не относятся к объекту рекламирования, но с которыми рекламируемые товары могут сравниваться.

В связи с этим неизбежно возникают вопросы о том, всякое ли размещение чужого товарного знака в собственной рекламе считается его использованием, а если нет, то каковы условия и пределы допустимости такого размещения. В настоящей статье автор попытается ответить на данные вопросы.

Размещение в рекламе чужих товарных знаков для информирования о собственной деятельности

В настоящий момент данный вопрос в российском законодательстве не урегулирован, однако законодательство ряда европейских стран напрямую квалифицирует несанкционированное размещение чужого товарного знака в рекламе как правонарушение.

Например, соответствующую норму содержит Закон США о товарных знаках 1946 г., Закон Великобритании о товарных знаках 1994 г. В английской судебной практике и доктрине нашел отражение запрет на несанкционированное использование чужого товарного знака, в том числе фонетически сходного сло-

весного обозначения, в рекламе на радио как способного ввести в заблуждение потребителя.

Однако данный вопрос возникал в судебной практике. Так, в 2004 г. на рассмотрение Президиума ВАС РФ было передано следующее дело.

Общество являлось автоцентром и продавцом автомобилей, при этом в наружной рекламе и в рекламе в печатных СМИ своей деятельности оно использовало товарные знаки крупного автоконцерна. Концерн посчитал действия общества незаконными и обратился в антимонопольный орган с соответствующим заявлением. Однако антимонопольный орган не усмотрел в действиях автоцентра нарушения рекламного закона.

Концерн обжаловал данное решение антимонопольного органа в судебном порядке, при этом судебные инстанции выносили противоречивые решения. После неоднократного рассмотрения дела суды трех инстанций признали незаконным размещение чужих товарных знаков в собственной рекламе, размещенной в печатных СМИ, а размещение аналогичной рекламы с помощью наружной рекламы — правомерным.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ принял Постановление № 14685/03, которым отменил принятые судебные акты и вынес новое решение. Решение антимонопольного органа в части отказа признать наружную рекламу с использованием товарных знаков нарушением Закона «О рекламе» признано недействительным, а в части отказа признать правомерными действия общества по распространению рекламы с использованием товарных знаков в СМИ оставлено в силе.

При этом ВАС руководствовался следующим. При размещении наружной рекламы автосервис не указывал в этой рекламе свою сферу детальности по обслуживанию автомобилей, что может привести к смешению концерна и автосервиса. При этом действия автосервиса по размещению рекламы в печатных СМИ были признаны законными, так как в этой рекламе четко обозначена сфера деятельности рекламодателя, что не может привести к смещению концерна и автосервиса.

Таким образом, в данном Постановлении ВАС РФ сформулировал правовую позицию, которая заключается в том, что в рекламе собственной деятельности допускается использование чужих товарных знаков, если при этом данная реклама не приводит к смешению деятельности рекламодателя и правообладателя товарного знака .

При этом ВАС закрепил свою позицию в недавнем Постановлении Пленума, посвященному обобщению практики применения арбитражными судами Закона «О Рекламе» , в котором высшая судебная инстанция указала, что использование товарного знака товара, правомерно введенного в гражданский оборот, возможно и другими лицами в рекламе своей торговой деятельности по реализации данного товара.

В то же время отсутствие разрешения правообладателя на использование товарного знака, индивидуализирующего товар, само по себе не влечет признания недостоверной рекламы услуг, оказываемых в отношении этого товара, ес-

ли потребитель воспринимает такую рекламу как рекламу независимого услу-годателя.

Необходимо отметить, что данный подход вполне соответствует правовому подходу иностранных государств к данной проблеме.

Во французском законодательстве закреплены некоторые пределы осуществления прав владельца товарного знака в отношении сравнительной рекламы, однофамильцев, прав третьих лиц на фирменное наименование, вывеску. Аналогичное исключение из общего правила о недопустимости свободного использования товарного знака третьими лицами делается и для производителей запасных частей к товарам иных производителей, для поставщиков услуг в отношении товаров иных производителей (ст. L. 713.6 Кодекса интеллектуальной собственности) .

Размещение чужих товарных знаков в сравнительной и иной рекламе

Сравнительная реклама — один из наиболее распространенных видов рекламы, направленной на утверждение, демонстрацию преимуществ одной марки товара за счет сравнения ее с одной или несколькими марками другого товара данного класса, вида. Данный вид рекламы является одним из наиболее эффективных видов рекламы, поскольку данная реклама говорит не об абстрактных свойствах и достоинствах объекта рекламирования, а о конкретных преимуществах рекламируемого товара по сравнению с аналогичными товарами, находящимися на соответствующем рынке.

При этом в такой рекламе рекламодатель нередко размещает чужой товарный знак, индивидуализирующий товары, с которыми происходит сравнение объекта рекламы. В данной статье не затрагивается ситуация, когда подобное сравнение является некорректным и когда оно является актом недобросовестной конкуренции.

Один из наиболее ярких и запоминающихся примеров сравнительной рекламы являются рекламные кампании концернов БМВ и Ауди, которые смело можно назвать «рекламной войной». Так на протяжении длительного времени автогиганты в своих рекламных материалах указывали на достоинства собственной продукции и на недостатки своего конкурента, в части технического оснащения, наличия различных наград и т.д. При этом в каждом рекламном материале был использован товарный знак своего конкурента.

Как указывалось выше, зарубежное законодательство, в частности французское, допускает размещение чужих товарных знаков в сравнительной рекламе собственных товаров без согласия правообладателя. Закон об охране товарных знаков и иных отличительных знаков ФРГ в параграфе 23 предусматривает, что владелец товарного знака или коммерческого обозначения не вправе запретить другим лицам в деловом общении:

1) использовать их имена или адреса;

2) использовать знак, идентичный или схожий с товарным знаком или коммерческим обозначением, в качестве данных о признаках и свойствах товаров и услуг, таких как, в частности, их вид, состав, их предназначение, стоимость, географическое происхождение или время их изготовления или предоставления;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

3) или использовать товарный знак или коммерческое обозначение как указание на предназначение товара, в частности как аксессуара или запасной части, или услуги, в той мере, в которой использование для этого является необходимым.

Однако, как и в предыдущем случае, российское законодательство не регламентирует возможность ограничения прав правообладателей товарных знаков, которые используются иными лицами в собственной рекламе, в частности в сравнительной рекламе.

При этом данный вопрос также возникал в судебной практике.

Так, Арбитражным судом г. Москвы был рассмотрено дело № А40-108056/ 2010 по иску ОАО «Фармстандарт», производителя лекарственного средства «Флюкостат», к компании «Пфайзер Интернэшнл ЭлЭлСи» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. Иск был мотивирован тем, что «Пфайзер Интернэшнл ЭлЭлСи», являясь производителем лекарственного средства «Дифлюкан», в своей рекламной листовке разместил таблицу, в которой производимое им лекарственное средство сравнивалось с иными лекарственными средствами, в том числе с лекарственным средством «Флюко-стат».

Суд, отказывая в удовлетворении исковых требований, указал, что товарный знак является средством индивидуализации товаров (услуг), а исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров (услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован, однако ответчик рекламировал свой товар, а не товар истца, упоминание в рекламной листовке ответчика обозначения «флюкостат» направлено не на индивидуализацию товара ответчика, а на сравнение товара ответчика с другими лекарственными средствами.

При этом в судебной практике встречаются противоположные подходы.

Так, в Постановлении ФАС Московского округа по делу № КГ-А41/4778-09 от 5 августа 2009 г. кассационная инстанция сформулировала следующий вывод: осуществление рекламы какого-либо товара (включающее в себя косвенное использование товарного знака в рекламе) должно предполагать наличие правовых оснований для использования соответствующего товарного знака.

При этом весьма интересна фабула данного дела по иску Компании «LOUIS VUITTON MALLETIER» к открытому акционерному обществу «Нидан Соки» об обязании прекратить нарушение исключительных прав истца на изобразительный товарный знак в виде стилизованных цветков. Как указывал истец, ответчик в своем рекламном ролике «»Встреча» Сока «Сокос»» использовал товарный знак, принадлежащий истцу. При этом использование заключалось в том, что по ходу рекламного ролика в кадре появились сумки и чемоданы, маркированные изображениями стилизованных цветков, которые сходны до степени смешения с изобразительным товарным знаком, принадлежащим истцу. Суды удовлетворили требования истца по вышеуказанным основаниям.

Данный подход суда представляется необоснованным, поскольку не любое размещение товарного знака в рекламе может считаться его использованием по

смыслу ст. 1484 Гражданского кодекса РФ. При этом, как следует из ст. 3 Закона о рекламе, реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Далее закон раскрывает понятие объекта рекламы, которым является товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.

Поскольку одно из основных назначений товарного знака — это индивидуализация товара (услуги), то товарный знак, размещенный в рекламе, может считаться использованным, если его размещение направлено на индивидуализацию объекта рекламы. Соответственно, любое косвенное размещение в рекламе чужого товарного знака не требует согласия правообладателя, поскольку данный товарный знак не может считаться использованным.

При этом при квалификации конкретных сведений, содержащихся в рекламе в качестве косвенного объекта рекламы, также важно учитывать разъяснения ВАС, данные в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами федерального закона «О рекламе»», в соответствии с которым в качестве рекламы может быть признана и такая информация, которая очевидно вызывает у потребителя ассоциацию с определенным товаром с целью привлечения к нему внимания. Соответственно, если в рекламе помимо основного объекта рекламы также размещается чужой товарный знак, который не формирует у потребителя интереса к товару или услуге, которую индивидуализирует товарный знак, то в таком случае размещенный товарный знак не может признаваться косвенным объектом рекламы.

При этом если в рекламе в качестве реквизита или иного технического и/или творческого оснащения, как в вышеуказанном случае, используются товары, на которых размещены товарные знаки, и данные товары правомерно введены в гражданский оборот непосредственно правообладателем или иными лицами с его согласия, то их использование не может считаться нарушением исключительных прав правообладателя товарного знака в силу ст. 1487 Гражданского кодекса РФ.

В заключение можно сделать следующие выводы. В настоящее время судебная практика сформировала правовую позицию, позволяющую размещать в собственной рекламе чужие товарные знаки. При этом данное размещение не будет считаться использование товарного знака при условии того, что размещение чужого товарного знака не направлено на индивидуализацию объекта рекламы, и его наличие не способно вызвать у потребителя ассоциацию о связанности объекта рекламы с правообладателем размещенного товарного знака.

ЛИТЕРАТУРА

Поль М. Новое французское законодательство по товарным знакам. — Книга 2. — М., 2010.

Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе»» № 58 от 8 октября 2012 г. // Вестник ВАС. — 2012. — № 12.

Старженецкий В. Использование чужих товарных знаков в рекламе третьими лицами // Коллегия. — 2004. — № 4.

Федеральный закон «О рекламе» № 38-ФЗ от 13 марта 2006 г. // Российская газета. — 2006. — № 51 — 15 марта.

USE OF FOREIGN TRADE MARKS IN ADVERTISING

D.A. Grigoriev

Legal Department EMG Ltd

5, Stanislavskogo st., Moscow, Russia, 109004

The article focuses on the lawfulness of the use in advertising of trademarks, copyright of which

the advertiser doesn’t have.

Key words: advertising, trade marks.

Pol’ M. Novoe frantsuzskoe zakonodatel’stvo po tovarnym znakam. — Kniga 2. — M., 2010.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

02.09.2011

Юридическая компания «Пепеляев Групп» сообщает, что ВАС РФ подтвердил позицию Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда и ФАС Центрального округа, в соответствии с которой положения ст. 1487 ГК РФ («Исчерпание исключительного права на товарный знак») распространяются только на использование товарного знака в отношении товаров, правомерно введенных в оборот, но не услуг. Таким образом, использование третьими лицами без разрешения правообладателя товарного знака / знака обслуживания в рекламе услуг, относящихся к соответствующим товарам, является нарушением исключительного права на товарный знак / знак обслуживания. (см. дело А64-2744/2010).

ФАБУЛА ДЕЛА

В периодическом печатном издании третье лицо разместило рекламу технического обслуживания автомобилей, в которой использовались принадлежащие ОАО «АВТОВАЗ» товарные знаки / знаки обслуживания. Данные товарные знаки / знаки обслуживания охраняются не только для товаров, но и в отношении услуг 37 класса МКТУ («ремонт и техническое обслуживание»).

В указанной связи ОАО «АВТОВАЗ» обратилось в суд с иском о признании незаконным использования товарных знаков / знаков обслуживания.

ВЫВОДЫ СУДОВ

Суд первой инстанции отказал в иске, сославшись на так называемое исчерпание исключительных прав на товарные знаки, при котором использование товарного знака другими лицами в отношении товаров, правомерно введенных в гражданский оборот, не является нарушением исключительного права на этот товарный знак (см. Решение Арбитражного суда Тамбовской области от 16 сентября 2010 г. по делу А64-2744/2010).

Суд апелляционной инстанции (см. Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 января 2011 г. по делу А64-2744/2010) отменил решение суда первой инстанции по следующим основаниям.

Так как текст рекламного материала содержит не только сведения относительно продажи автомобилей (товара), но и относительно их технического обслуживания, товарные знаки, размещенные в рекламе, также могут восприниматься как относящиеся не только к товарам, но и к оказываемым услугам по техническому обслуживанию.

Поскольку в соответствии с позицией суда положения ст. 1487 ГК РФ об исчерпании исключительного права на товарный знак не относятся к услугам, использование третьими лицами без разрешения правообладателя товарных знаков / знаков обслуживания для услуг, касающихся правомерно введенных в оборот товаров, является нарушением исключительных прав на данные товарные знаки / знаки обслуживания, при условии, что данные товарные знаки / знаки обслуживания зарегистрированы для соответствующих услуг.

Отдельно необходимо отметить тот факт, что в своем решении суд апелляционный инстанции прямо указывает, что приведенная им аргументация учитывает позицию, отраженную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 6 апреля 2004 г. № 14685/03 по делу № А76-9599/02-46-442/33-94 (дело компании «Фольксваген Акциенгезельшафт»). При этом данное Постановление Президиума ВАС РФ, получившее широкую известность в профессиональных кругах, на практике ранее зачастую приводилось в качестве аргумента в пользу того, что при определенных условиях третьи лица могут без согласия правообладателя использовать товарные знаки не только в рекламе товаров, но и услуг.

Суд кассационной инстанции подтвердил выводы суда апелляционной инстанции и оставил соответствующее постановления без изменений (см. Постановление ФАС Центрального округа от 18 апреля 2011 г. по делу А64-2744/2010).

ВАС РФ в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора отказал (см. Определение ВАС РФ от 1 июня 2011 г. № ВАС-6546/11).

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ «ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП»

1. Рассматриваемое судебное дело обозначило позицию судов при толковании ст. 1487 ГК РФ, касающейся исчерпания исключительного права на товарный знак. Так, в настоящее время суды исходят из того, что указанная статья касается только товаров, но не услуг.

Таким образом, использование товарного знака / знака обслуживания третьими лицами без разрешения правообладателя для услуг, касающихся правомерно введенных в оборот товаров, суды рассматривают в качестве нарушения исключительного права на такой товарный знак / знак обслуживания, при условии, что товарный знак / знак обслуживания зарегистрирован для таких услуг.

Данное дело также является важным и в связи с тем, что раннее судебная практика по сходным делам по рассматриваемому вопросу напрямую не высказывалась, а ст. 1487 ГК РФ толковалась правоприменителями различным образом.

2. Позиция судов по рассматриваемому делу, на наш взгляд, предоставляет правообладателям дополнительные возможности контроля над использованием принадлежащих им товарных знаков / знаков обслуживания на рынке услуг и делает существующий механизм защиты прав на товарные знаки значительно более эффективным.

3. В связи с обозначенным подходам судов мы могли бы рекомендовать лицам, оказывающим различного рода услуги, дополнительно убедиться в том, что при рекламе их услуг не используются товарные знаки / знаки обслуживания, принадлежащие иным лицам и зарегистрированные в отношении соответствующих услуг.

Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста:

В Москве — к Валентине Орловой, Руководителю практики интеллектуальной собственности и товарных знаков, по тел.: (495) 967-00-07 либо по v.orlova@pgplaw.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *